La marca de la red: quién la usa, quién la defiende y qué pasa al salir
Nextica Law & Tax protege el activo que sostiene una red de tiendas: la marca. Se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas o como marca de la Unión por el Reglamento (UE) 2017/1001 según dónde se vaya a abrir, con las clases que cubren lo que de verdad se vende hoy y lo que se venderá. Se licencia al franquiciado con el alcance escrito —qué rótulos, qué canales, qué territorio— y se inscribe la licencia. Se vigila el uso: la Ley 17/2001 de Marcas condiciona la vida del registro al uso efectivo y da al titular el ius prohibendi de su art. 34, pero también agota su derecho sobre los productos ya comercializados en el Espacio Económico Europeo, que es la puerta por la que entra la venta paralela. Y se protege la imagen del establecimiento como diseño industrial por la Ley 20/2003.
El franquiciado se va, se queda el rótulo puesto y descubre usted que la licencia nunca se escribió.
Qué incluye
1. Auditoría del registro que ya se tiene
qué clases cubre, si esas clases siguen siendo lo que la red vende y qué territorios quedan fuera del plan de expansión.
2. Decisión entre marca nacional y marca de la Unión según dónde se vaya a abrir, con el coste y el riesgo de oposición de cada camino puestos al lado.
3. Registro del nombre comercial, del rótulo y de los dominios, y protección de la imagen del establecimiento como diseño industrial cuando el concepto es reconocible.
4. Contrato de licencia al franquiciado con el alcance escrito —qué signos, qué canales, qué territorio, qué control de calidad— y su inscripción.
5. Reglas de uso de la marca en la red
manual, redes sociales del franquiciado y qué pasa con los rótulos y los perfiles el día que sale.
6. Vigilancia del registro y de la venta paralela, con el archivo de pruebas de uso que sostiene el derecho si alguien lo discute.
7. Defensa frente a la imitación y frente al franquiciado que sigue usando la marca tras la resolución, y acciones de cesación cuando toca.
LA MARCA ES EL ÚNICO ACTIVO QUE COMPARTEN TODAS LAS TIENDAS
Y es el que menos se cuida: se registra al abrir la primera, se licencia de palabra a partir de la tercera y se descubre roto al cerrar la séptima.
Contar con la marca para impedir que un mayorista revenda más barato
si esos productos se pusieron en el mercado del Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento, el derecho se ha agotado sobre esas unidades y no sirve para controlar la reventa. El control es contractual, y tiene su propio límite en el derecho de la competencia.
art. 36 de la Ley 17/2001 de MarcasRegistrar diez clases y usar dos
la ley condiciona el mantenimiento del registro a un uso efectivo y real para los productos o servicios registrados, y transcurrido el plazo legal sin ese uso un tercero puede pedir la caducidad de las clases no usadas — normalmente justo cuando se le quiere impedir registrar algo parecido.
art. 39 de la Ley 17/2001 de MarcasLicenciar la marca al franquiciado de palabra
sin contrato escrito que fije el alcance y sin inscripción, el día de la salida no está claro qué podía usar, hasta cuándo, ni qué se le puede exigir que retire, y el rótulo sigue puesto mientras se discute.
art. 46 de la Ley 17/2001 de MarcasPreguntas frecuentes
Un mayorista vende nuestro producto más barato por internet. ¿Podemos impedirlo con la marca?
Con la marca, normalmente no, y es la confusión más cara del sector. Si esos productos se pusieron en el mercado del Espacio Económico Europeo por usted o con su consentimiento, su derecho de marca se ha agotado sobre esas unidades concretas y no puede usarlo para controlar la reventa. Hay excepciones —producto alterado, deteriorado o presentado de forma que dañe la reputación de la marca— y hay otra vía distinta, la contractual, que es donde se decide de verdad: a quién vende, con qué condiciones y qué pasa si revende fuera del canal. Ojo, porque esa vía tiene su propio límite en el derecho de la competencia.
Registramos la marca hace seis años y solo la usamos en dos de las diez clases. ¿Hay problema?
Puede haberlo. La Ley 17/2001 exige un uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que se registró, y transcurrido el plazo que la propia ley fija sin ese uso, un tercero puede pedir la caducidad para las clases no usadas — y suele hacerlo justo cuando usted quiere impedirle registrar algo parecido. La revisión es sencilla y conviene hacerla antes de una expansión: qué clases se usan, con qué prueba se acredita ese uso y si hace falta una solicitud nueva que cubra lo que la red vende hoy y no vendía entonces.
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